Przesłanki odmowy rejestracji oznaczenia – czyli kiedy nie uzyskamy ochrony? 

Przesłanki udzielenia ochrony 

Zanim zaczniemy rozważać biznesowy aspekt związany z zakresem rejestracji (szczegółowo omówiony w artykule pt. Rejestracja znaku towarowego – co zyskujemy i o czym warto pamiętać?), warto zwrócić uwagę na granice, które wytycza nam samo prawo. W tym kontekście zasadnicze znaczenie mają przesłanki uzyskania ochrony znaku towarowego, które należy rozpatrywać przez pryzmat przesłanek względnych (art. 132¹ ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej („PWP”) oraz przesłanek bezwzględnych (art. 129¹  PWP). Przesłanki te będą miały również znaczenie w sytuacji, w której inny podmiot działający na rynku będzie ubiegał się o rejestrację znaku towarowego podobnego do tego, który został przez nas uprzednio zarejestrowany.  

O ile przesłanki bezwzględne bezwarunkowo wykluczają możliwość rejestracji znaku towarowego (fakt ich zaistnienia badany jest przez Urząd Patentowy RP z urzędu na etapie rozpatrywania wniosku), o tyle przesłanki względne mogą, ale nie muszą stanowić przeszkody w uzyskaniu prawa ochronnego. Jako że mają one na celu ochronę osób trzecich, weryfikowane są przez Urząd Patentowy RP dopiero po dokonaniu właściwego zgłoszenia przez osobę uprawnioną. Powyższe nie oznacza oczywiście, że osoby trzecie nie mogą zgłosić uwag co do zaistnienia przesłanek bezwzględnych – możliwość taka wynika wprost z przepisów prawa (art. 146¹ ust. 4 PWP). Takie osoby nie stają się jednak wówczas stroną postępowania.  

Bezwzględne przesłanki odmowy rejestracji znaku 

Katalog przyczyn stanowiących bezwzględne przesłanki odmowy rejestracji znaku towarowego zawarty został w art. 129¹ PWP. Zgodnie z tym przepisem nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które: 

1. nie może być znakiem towarowym; 

2. nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone; 

3. składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności; 

4. składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych; 

5. składa się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, wynikającej z charakteru samego towaru, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie wartość towaru; 

6. zostało zgłoszone w złej wierze; 

7. jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; 

8. zawiera element o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową; 

9. zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej bądź innego oficjalnego lub powszechnie używanego odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo organizacji społecznej działającej w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tej organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo organu samorządu terytorialnego, albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie; 

10. zawiera symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy, bądź symbol (herb, flagę, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym państwie urzędowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takiego oznaczenia w obrocie; 

11. zawiera urzędowo uznane oznaczenie przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cechę legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takiego oznaczenia, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do jego używania; 

12. ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru; 

13. stanowi lub odtwarza w swoich zasadniczych elementach nazwę odmiany roślin zarejestrowaną z wcześniejszym pierwszeństwem w Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej albo wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej, przewidujących ochronę praw do odmiany roślin, i odnosi się do odmian roślin tego samego gatunku lub gatunków ściśle spokrewnionych. 

Wyżej wskazany katalog jest katalogiem zamkniętym. Patrząc na bezwzględne przesłanki odmowy rejestracji znaków, można zauważyć, że wśród nich znajdują się zarówno przesłanki, które nie budzą większych wątpliwości interpretacyjnych, jak również takie, które mogą rodzić wątpliwości co do ich znaczenia. Do tych drugich zaliczają się np. oznaczenia, które zostały zgłoszone w złej wierze (art. 129¹ ust. 1 pkt 6 PWP).  

Pierwszym pytaniem jakie może się nasunąć przy okazji analizy przedmiotowej przesłanki jest pytanie o to, czym tak właściwie jest „zła wiara”. Czy możemy przyjąć, że „zła wiara” w rozumieniu PWP ma analogiczne znaczenie jak „zła wiara” na gruncie Kodeksu cywilnego?  

PWP nie daje nam w tym zakresie bezpośredniej odpowiedzi. Z pomocą przychodzi jednak orzecznictwo. W jednym z ostatnich wyroków, potwierdzając jednocześnie dotychczasowe stanowisko prezentowane przez TSUE, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że dla przypisania złej wiary, oprócz wiedzy / możliwości przypisania wiedzy o znakach konkurenta, niezbędne jest również wystąpienie u zgłaszającego złej intencji w uzyskaniu prawa do znaku towarowego[1]. Tak więc – w odróżnieniu od rozumienia złej wiary na gruncie prawa cywilnego – na gruncie PWP, dla przypisania złej wiary zgłaszającemu, istotne znaczenie ma również istnienie nagannego zamiaru zgłaszającego.  

Powyższy wyrok został wydany na kanwie sprawy, w której spółka (której wspólnik był związany zakazem konkurencji ze spółką, która posiadała prawa ochronne na znaki towarowe „Pryncypałki” oraz „PryncyPałki”) zgłosił do rejestracji znak słowny „Pryncy Teka”. NSA uznał, iż przedmiotowy znak jest podobny do znaku słownego „Pryncypałki” oraz znaku słowno-graficznego „PryncyPałki”, a z uwagi m.in. na powiązania pomiędzy stronami postępowania, można mówić o złej wierze podmiotu zgłaszającego znak „Pryncy Teka”.  

Na przykładzie złej wiary łatwo jest zauważyć, że Urząd Patentowy RP może, ale nie musi być w posiadaniu informacji, które mogą być istotne z perspektywy wystąpienia okoliczności wyłączających możliwość rejestracji znaku towarowego. Zaistnienie pewnych okoliczności (np. nagannego zamiaru lub powiązań między podmiotami) może być bowiem znane wyłącznie podmiotowi, którego prawa mogą zostać naruszone w wyniku rejestracji danego znaku towarowego.  

Co jest istotne z perspektywy podmiotu, którego prawa mogą zostać naruszone w wyniku rejestracji określonego znaku towarowego to to, że pomimo iż bezwzględne przesłanki rejestracji znaku weryfikowane są przez Urząd Patentowy z urzędu, to nie oznacza to, że nie mogą one zostać podniesione w sprzeciwie.  

Względne przesłanki odmowy rejestracji znaku 

Względne przesłanki odmowy rejestracji znaku zostały uregulowane w art. 132¹ ust. 1-3 PWP. Weryfikacja ich wystąpienia następuje dopiero na skutek wniesienia sprzeciwu – nie są one brane pod uwagę przez Urząd Patentowy z urzędu. Jeżeli więc widzimy, że zaistniała jedna z przeszkód względnych rejestracji znaku, aby uzyskać ochronę naszego oznaczenia, musimy sami zainicjować postępowanie sprzeciwowe.  

Zgodnie z art. 132¹ ust. 1 PWP, nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy: 

1. którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich (np. prawa autorskie czy prawa do firmy przedsiębiorcy); 

2. identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów; 

3. identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym; 

4. identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego; 

5. identyczny lub podobny do znaku towarowego, który przed datą według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego był w Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie znany i używany jako znak towarowy przeznaczony do oznaczania towarów identycznych lub podobnych pochodzących od innej osoby, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym; 

6. jeżeli na podstawie przepisów prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej przewidujących ochronę oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z wcześniejszego ich zgłoszenia, o ile to oznaczenie lub nazwa zostanie zarejestrowane, może zakazać używania późniejszego znaku towarowego. 

Podsumowanie 

1. Rejestrując znak towarowy, powinniśmy rozważyć nie tylko aspekt biznesowy, ale również wziąć pod uwagę względne i bezwzględne przesłanki odmowy rejestracji znaku. Przesłanki te mają również znaczenie dla podmiotów, posiadających zarejestrowany znak towarowy – stanowią one podstawę zainicjowania postępowania przed Urzędem Patentowym RP, mającego na celu odmowę udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli taka rejestracja mogłaby naruszyć przysługujące nam prawa ochronne do znaku. 

2. Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku są badane przez Urząd Patentowy RP z urzędu, niemniej nie stanowi to ograniczenia do powołania się na te przesłanki w sprzeciwie. Czasami może być również koniecznym nakreślenie Urzędowi dodatkowych faktów związanych np. ze zgłoszeniem w złej wierze, celem umożliwienia Urzędowi dokonania prawidłowej oceny (art. 146¹ ust. 4 PWP). 

3. Przesłanki względne nie są brane pod uwagę przez Urząd Patentowy RP z urzędu – w przypadku ich wystąpienia, aby uzyskać ochronę naszego oznaczenia, musimy sami zainicjować postępowanie sprzeciwowe. Dlatego też samo zarejestrowanie znaku towarowego nie kończy zadań przedsiębiorcy związanych z ochroną jego marki. Warto bowiem monitorować ogłoszenia UPRP w zakresie nowo zgłaszanych znaków towarowych i “trzymać rękę na pulsie”.  

Jeśli po lekturze artykułu nadal mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub pytania – pozostajemy do Państwa dyspozycji i zapraszamy do kontaktu. 

[1] zob. wyrok NSA z dnia 28 marca 2023 r., sygn. akt II GSK 1348/19, Legalis

Autor: Klaudia Jabłońska (Radca prawny)